[인터뷰] 임영택 변리사 "특허 침해 경고장 받았다면, 무효심판부터 고민할 필요는 없습니다"

[시사매거진 김진석 기자] 기술 기반의 스타트업이 증가하면서 특허 분쟁도 함께 늘어나고 있다. 사업을 확장하는 과정에서 경쟁사로부터 특허 침해 경고장을 받거나 특허침해금지 및 손해배상청구 소송에 휘말리는 사례도 적지 않다.

특허 분쟁이 발생하면 많은 기업들이 상대방 특허를 무효화하는 특허무효심판을 가장 먼저 떠올린다. 하지만 전문가들은 모든 사건에서 무효심판이 최선의 선택은 아니며, 우선 자사 제품과 상대방 특허를 면밀히 분석하는 과정이 선행돼야 한다고 조언한다.

이에 더클라쎄 특허법률사무소 임영택 변리사를 만나 스타트업이 특허 분쟁에 직면했을 때 고려해야 할 대응 전략에 대해 들어봤다.

Q. 스타트업들이 특허 침해 경고장을 받으면 가장 먼저 어떤 반응을 보이나요?

경고장이나 소장을 받는 순간 많은 대표님들이 큰 부담을 느끼십니다. 특허 분쟁은 사업의 지속 여부나 투자 유치, 거래 관계에도 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

실제로 상담 과정에서 가장 많이 듣는 질문은 "상대방 특허를 무효로 만들어야 하는 것 아니냐"는 것입니다. 물론 무효심판이 필요한 경우도 있지만, 모든 사건에서 가장 먼저 검토해야 하는 절차는 아닙니다.

우선 상대방 특허가 무엇을 보호하고 있는지, 그리고 우리 제품이 실제로 어떤 기술적 구성을 갖고 있는지를 객관적으로 비교·분석하는 것이 중요합니다.

Q. 특허무효심판이 항상 최선의 선택은 아니라는 말씀이군요.

그렇습니다.

특허 침해가 성립하기 위해서는 원칙적으로 상대방 제품이 특허 청구범위에 기재된 구성요소를 모두 포함해야 합니다.

실무에서는 상대방이 제품의 내부 구조를 정확히 확인하지 못한 상태에서 침해를 주장하는 경우도 있습니다. 하지만 특허 침해 여부는 추정이나 예상이 아니라 실제 기술적 구성과 증거를 토대로 판단됩니다.

따라서 특허를 무효화할 수 있는지부터 검토하기보다, 먼저 우리 제품이 상대방 특허의 권리범위에 포함되는지 여부를 확인하는 것이 필요합니다.

Q. 침해가 아니라는 판단이 가능할 경우에는 어떤 대응 방법이 있습니까?

대표적인 제도가 소극적 권리범위확인심판입니다.

이는 자사 제품이 상대방 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 특허심판원을 통해 확인받는 절차입니다.

이 과정에서 가장 중요한 작업 중 하나가 특허 청구항과 제품의 기술적 구성을 항목별로 비교하는 것입니다. 실무에서는 이를 구성요소 대비라고 부르는데, 각각의 요소가 실제로 대응되는지 여부를 객관적으로 검토하게 됩니다.

만약 핵심 구성요소가 대응되지 않거나 기술적 작동 원리가 다르다면, 침해가 성립하지 않을 가능성을 검토할 수 있습니다.

Q. 실제 사례도 있었습니까?

과거 프로파일 관련 장치와 관련된 특허 분쟁에서 이러한 절차가 활용된 사례가 있습니다.

당시 특허권자는 침해를 주장했지만, 기술적 구성을 비교한 결과 확인대상 발명이 해당 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 판단이 특허심판원에서 내려졌습니다.

이처럼 제품 구조상 차이가 명확하게 확인되는 경우에는 무효심판보다 권리범위확인심판이 보다 효율적인 대응 수단이 될 수 있습니다.

Q. 그렇다면 무효심판은 어떤 경우에 검토하게 됩니까?

제품 분석 결과 상대방 특허의 주요 구성요소와 자사 제품이 상당 부분 대응되는 경우입니다.

이 경우에는 침해 여부만을 다투기보다 특허 자체가 유효한 권리인지 검토할 필요가 있습니다.

무효심판은 해당 특허가 출원되기 이전에 존재했던 선행기술을 조사해 신규성이나 진보성이 인정될 수 있는지를 살펴보는 절차입니다. 만약 기존 기술로부터 쉽게 도출할 수 있는 내용이라면 특허의 유효성이 문제될 수 있습니다.

Q. 관련 사례를 소개해 주신다면요.

스프링클러 브라켓과 관련된 특허 분쟁이 하나의 사례가 될 수 있습니다.

당시 제품 분석 결과 상대방 특허와 대응되는 부분이 존재해 특허의 유효성을 검토하는 방향으로 대응이 이루어졌습니다.

이후 선행기술 자료들을 분석한 결과 특허의 주요 구성이 기존 기술들로부터 비교적 쉽게 도출될 수 있다는 점이 쟁점이 됐고, 당시 특허법원은 일부 청구항에 대해 진보성이 인정되기 어렵다는 취지로 판단해 심결을 취소한 바 있습니다.

다만 특허 분쟁은 사건별 사실관계와 심급에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 개별 사건의 경과와 최종 확정 여부는 별도로 확인할 필요가 있습니다.

Q. 특허 분쟁을 처음 경험하는 스타트업들에게 조언을 해주신다면요.

무엇보다 경고장이나 소장을 받았다고 해서 곧바로 불리한 상황이라고 단정할 필요는 없습니다.

특허 분쟁은 결국 기술을 비교하는 과정입니다. 상대방 특허가 보호하는 범위와 우리 제품의 기술적 특징을 정확히 분석하는 것이 가장 중요합니다.

그 결과에 따라 권리범위확인심판이 적절할 수도 있고, 무효심판이 필요할 수도 있으며, 경우에 따라서는 제품 설계 변경이나 라이선스 협의 등 다른 해결 방안을 검토할 수도 있습니다.

Q. 마지막으로 기업들이 기억해야 할 점이 있다면?

특허 분쟁에는 하나의 정답만 존재하지 않습니다.

같은 경고장을 받더라도 어떤 기업은 비침해를 입증해 문제를 해결할 수 있고, 어떤 기업은 특허의 유효성을 다투는 것이 더 적절할 수 있습니다.

중요한 것은 초기 단계에서 감정적으로 대응하기보다 사실관계와 기술적 내용을 정확히 분석하고, 그 결과에 따라 적절한 전략을 선택하는 것입니다.

결국 특허 분쟁 대응의 출발점은 상대방 특허를 공격하는 것이 아니라 우리 제품과 상대방 특허를 정확히 이해하는 데 있다고 생각합니다.